Reissue nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos o artigo 35 U.S.C. § 251 permite o aumento do escopo reivindicado quando do Reissue de uma patente dentro do prazo de dois anos da concessão da patente[1]. Aquele que fabricar o produto do quadro reivindicatório ampliado no período entre a concessão da patente e o reissue mas que não incidia no quadro da patente concedida originalmente não incorre em contrafação  de acordo com o “intervening rights” 35 USC 251, 252. Suponha uma patente para engrenagem de aço carbono, no entanto esta especificação de material foi considerada indevida e um reissue é emitido com patente mais ampla para a engrenagem sem especificar o material. Um concorrente que fabrique entre a concessão e o reissue a mesma embreagem em alumínio não estava em contrafação com a patente porém estará em contrafação com o reissue. Entretanto este concorrente pode continuar fabricando sua embreagem de alumínio invocando o intervening rights”. O reissseu contudo não pode ser usado para recapturar matéria que conscientemente havia sido abandonada durante o processamento do pedido para obter a patente.[2] Janice Muller destaca que a limitação temporal de dois anos e as restrições administrativas impostas ao Reissue foram adotadas para se reduzir os abusos na utilização deste instrumento. Como resultado menos de 1% das patentes concedidas são patentes reissue.[3] O “reissue” (MPEP 1401) é um pedido de patente que visa corrigir uma patente defeituosa não expirada. Cabe ressaltar que o erro em questão é definido como não intencional e que nenhuma matéria nova deve ser introduzida no “reissue”[4], ainda que o quadro reivnicatório possa ser ampliado para melhor configurar uma contrafação em andamento. Se as novas reivindicações forem consideradas substancialmente idênticas à patente original o titular terá direito a data retroativa da patente original.[5] A patente US5568207, por exemplo, foi concedida em outubro de 1996 com apenas 2 reivindicações, e em sua reedição USRE37545, solicitada em outubro de 1998, constam as 2 reivindicações originais acrescidas de 10 novas reivindicações. Terceiros que vinham fabricando a matéria reivindicada em acréscimo na reissue patent não poderão ser acusados de contrafação, caso contrário investimentos significativos de um investidor inocente sejam comprometidos de forma injusta. Estes, contudo deverão se limitar a produzir e vender o mesmo objeto, sem quaisquer acréscimos nas quantidades comercializadas.[6]

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[1] Whenever any patent is, through error without any deceptive intention, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue….No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.

[2] PRESSMAN, David. Patent It Yourself, California:Nolo, 2009, p.401

[3] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.302, 304

[4] Intellectual Property for Paralegals: the Law of trademark, copyrights, patents and trade secrets, Deborah Bouchoux, West Law Studies, Canada:Thomson, 2005, p.336

[5] MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.309

[6] Intellectual Property for Paralegals: the Law of trademark, copyrights, patents and trade secrets, Deborah Bouchoux, West Law Studies, Canada:Thomson, 2005, p.338; MUELLER, Janice. Patent Law. New York:Aspen Publishers, 2009, p.309